对于同一申请人同日(仅指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的,业内通常称为“一案两报”或“一案两请”的,但有些客户亦称之为“发实并进”!
一案两报必须完全遵循专利法第九条的规定,即:“ 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。”
对于一案两报,现实中有如下几种做法:
做法A:提交权利要求至少有一项保护范围相同的发明和实用新型,申请表中勾选一案两报:这是常规操作(参见下文两个“*”之间的指南规定)。
做法B:提交权利要求都不一样的发明和实用新型,申请表中勾选或不勾选一案两报:效果一样,因为这实质上是两个独立的申请,只不过是在同一天递交罢了。当然,代理服务费是要按两个案子的钱收的。
做法C:提交权利要求至少有一项保护范围相同的发明和实用新型,不勾选一案两报,这样有风险,因为无法通过放弃实用新型而得到对应的发明专利,发明的范围有可能得缩小,一般不建议这么干。当然,根据实务经验,发明在审查过程中,通常权利要求的保护范围都得缩小,其实缩小是一方面,关键是要改的权利要求的保护范围和实用新型的不同。
具体地,对于做法A,如果你同日申请了一个发明和新型,勾选了一案两报,则你后续有两种选择,即:除通过修改发明专利申请外,还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。这时,你的放弃新型的声明是在发明授权的前提下,才放弃。
对于做法C,如果你没勾选一案两报,就只能修改权利要求了,发明专利只能修改为不同的保护范围。如果你想,根据专利法实施细则,我可以主动放弃已经授权的实用新型啊,或者不缴费让这个实用新型权利终止啊,从而客观上造成这实用新型不再有权利了行不行?(参见下文两个“**”之间的专利法实施细则的相关规定)
但是这么想就错了。因为其一,【同日申请+勾选声明+发明可授权时实用新型未失效】,三个要件都必须满足,才能通过放弃实用新型而得到发明的授权。
其二,如果你主动放弃新型,之后发明经过审查有被授权,那就是把进入公有领域的,可供公众自由实施的技术方案再次授予专利权,这其实是不符合专利法第九条的规定。甚至即使侥幸由于审查员的疏忽而被授权,以后在无效阶段还是会被无效滴。(参见复审委第4W106124号无效审查决定)
*在对一件专利申请进行审查的过程中,对于同一申请人同日(指申请日,有优先权的指优先权日) 就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权,并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的,应当通知申请人进行修改。申请人期满不答复的,其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的,应当驳回其专利申请。
但是,对于同一申请人同日(仅指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的,在先获得的实用新型专利权尚未终止,并且申请人在申请时分别做出说明的,除通过修改发明专利申请外,还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。因此,在对上述发明专利申请进行审查的过程中,如果该发明专利申请符合授予专利权的其他条件,应当通知申请人进行选择或者修改,申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的,应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。此时,对那件符合授权条件、尚未授权的发明专利申请,应当发出授权通知书,并将放弃上述实用新型专利权的书面声明转至有关审查部门,由专利局予以登记和公告,公告上注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。*
**授予专利权后,专利权人随时可以主动要求放弃专利权,专利权人放弃专利权的,应当提交放弃专利权声明,并附具全体专利权人签字或者盖章同意放弃专利权的证明材料,或者仅提交由全体专利权人签字或者盖章的放弃专利权声明。委托专利代理机构的,放弃专利权的手续应当由专利代理机构办理,并附具全体申请人签字或者盖章的同意放弃专利权声明。主动放弃专利权的声明不得附有任何条件。放弃专利权只能放弃一件专利的全部,放弃部分专利权的声明视为未提出。**
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来源:知乎 www.zhihu.com
作者:林达刘知识产权
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